[뉴스레터] 취업 창업 관련 법률 정보(제16호)

작성자

주 로스앤젤레스 총영사관

작성일

2023-06-02

NFT와 지식재산권(IP Rights) 분쟁사례 (2편)

지난 뉴스레터에서는 NFT 시장의 발전과 함께 새롭게 등장하고 있는 지식재산(IP)의 분쟁 중 저작권 관련 분쟁에 대하여 살펴보았다. 이번 편에서는 상표권(Trademark)과 관련된 분쟁에 대하여 한번 살펴보고자 한다.

유명 이탈리안 레스토랑 프랜차이즈 Olive Garden의 상표 무단 사용

NFT와 관련된 상표분쟁은 이미 다양한 형태로 발생하기 시작했다. Non-Fungible Olive Gardens(NFOG)이라는 기업은 OpenSea 플랫폼에서 880개의 Olive Garden "franchises" NFT와 발행갯수의 제한이 없는 NFT "breadsticks"를 판매하였다. 그런데 문제는 위 Non-Fungible Olive Gardens이라는 기업이 대형 프랜차이즈 레스토랑인 Olive Garden 상표권자인 Darden Concepts 주식회사와 전혀 무관하다는 것이다. 당연히 Darden Concepts은 OpenSea에게 문제되는 NFT 제품들을 내려줄 것을 요청했으며, OpenSea는 위 NFT들을 삭제했지만 NFOG는 다른 플랫폼에서 다시 올려서 판매하겠다는 입장을 밝혔다.

이 사건은 다행히 해프닝으로 끝났지만, 기업들이 자신들의 브랜드가 무단으로 도용되는 것을 방지하기 위해서는 우후죽순 생겨난 수많은 NFT 플랫폼들을 모니터링해야 한다는 사실을 보여준다. 수많은 소비재 기업들이 너나할 것 없이 NFT를 만들어 내는 붐이 일어나고 있기 때문에 소비자들은 당연히 Olive Garden이라고 표시된 NFT라면 유명 음식점인 Olive Garden과 관련된 것이라고 추측할 수밖에 없다. 만약 Olive Garden 상표권자인 Darden Concepts가 NFOG의 NFT 판매를 인지하지 못했다면, 그리고 이미 수만명의 유저들이 해당 NFT를 구매해 버렸다면, Olive Garden가 수십년간 쌓아온 상표 이미지를 악화시킬 것은 물론이거니와 잠재적으로 메타버스에서 자신의 브랜드를 사용하기가 복잡해질 우려가 있다. 

에르메스 버킨백 상표 무단 사용

또 다른 대표적인 사례로는, 디지털 아티스트인 Mason Rothschild가 에르메스의 동의 없이 에르메스 버킨 핸드백의 NFT 버전인 MetaBirkens를 만든 것과 관련되어 발생한 분쟁을 들 수 있다. 에르메스는 상표권 침해, 원본의 허위 표기, 상표권 희석, 사이버스쿼팅, 기업이미지 훼손 및 불공정한 경쟁을 소송원인으로 하여 소를 제기한 바 있는데(Hermès Int'l v. Rothschild, S.D.N.Y. Feb.10.2022.), Rothschild는 인터뷰에서 에르메스의 버킨을 자신의 NFT에 사용하는 것은 수정헌법 제1조로부터 보호받고 있다고 주장하였다. 

Rothschild가 저러한 주장을 할 수 있었던 이유는, 법원이 수정헌법 제1조의 First Amendment의 이익을 보호하고 창의적인 표현을 억압하는 것을 방지하기 위하여 상표권자의 권리행사를 제한하는 기조로 판결을 많이 내리고 있기 때문으로 보인다. 

대표적인 예로, Rogers v. Grimaldi, 875 F.2d 994 (2d Cir. 1989) 사건에서 Ginger Rogers는 자신의 이름이 Ginger and Fred이라는 영화 제목에서 사용되었다는 이유로 Lanham법(연방 상표법)에 의해 자신이 권리가 침해되었다고 주장했다. 이 사건에서 연방 제2순회법원은 소비자의 혼동을 방지하려는 공공의 이익과 창의적인 표현을 장려하는 수정헌법 제1조 사이에서 균형을 유지하기 위하여 2개의 요인을 적용한 바 있다. 결과적으로 위 사건과 관련하여 법원은 표현적인 작품은 다음의 2개의 요인을 만족할 경우 Lanham Act를 위반하지 않는다고 판단하였는데, 첫째, 상표권의 사용이 기존 작품과 예술적 연관이 없는 경우 또는 (2) 예술적 연관성이 있는 경우에는 상표가 작품의 출처나 내용에 명확하게 오해를 일으키지 않는 이상 소비자들이 예술 작품의 이름과 상업적 상품의 이름을 같은 방식으로 보지 않는다고 판시했다. 따라서 제목이 작품과 조금이라도 예술적 연관성이 있고 작품 내용에 대해 명시적으로 혼동을 일으키지 않는 경우 Lanham Act에서 금지하는 허위 광고가 아니라고 판단하였다.

에르메스 버킨백 사건으로 돌아가서, 결과적으로, 배심원들은 “MetaBirkin”이 에르메스의 상표권을 침해하였다고 판단하면서 에르메스의 손을 들어주게 된다. 배심원단은 로스차일드가 버킨백 이미지를 NFT형태로 무단으로 사용함에 따라 명백히 소비자들로 하여금 오인하도록 유도하였기 때문에 이를 단순한 예술적 표현으로 볼 수 없으며, 따라서 미국 수정헌법 제1조에 따라 보호되는 표현의 형태가 아니라고 판단했다. 특히 배심원단은 “MetaBirkin”은 표현의 자유가 보호되는 예술 작품 보다는 상표법의 적용을 받는 상업용 소비재에 더 가까울 뿐더러 로스차일드는 에르메스의 브랜드 가치와 이미지에 편승하여 이익을 얻기 위하여 “MetaBirkin”을 만든 것에 불과하다고 판단한 것이다.

기업들이 고려해야 할 NFT 전략

유명 브랜드들이 오랜 시간동안 확립시켜 온 저작권이나 상표를 활용한 NFT를 제작하고 발행하는 것은 해당 NFT 업체를 굉장히 빠른 속도로 성장시킬 수 있는 매력적인 방법 중에 하나임은 틀림없다. 그러나 허락 없이 NFT를 제작 및 발행하는 것은 법적인 문제와 분쟁을 발생시킬 가능성이 매우 높고 따라서 NFT에 사용하고자 하는 콘텐츠에 대하여 내가 사용할 수 있는 권리가 무엇이 있는지를 반드시 확인해야 한다. 예컨대 타인과 공동으로 저작권 내지 상표권을 소유하고 있는 경우라면, 또는 최초의 권리 취득 후에 다양한 방식으로 권리의 이전이 이루어진 경우라면 특히 더 소유권 및 사용권에 대한 면밀한 검토가 필요하다. 어떤 권리들은 제3자에게 독점적 라이센스가 주어진 경우가 있을 수 있기 때문에 내가 소유권자라는 것만으로는 충분하지 않을 수 있으며, 제3자에 대한 라이센스가 NFT의 제작 및 발행까지 커버하는지 확인해 볼 필요가 있다. 

(성기원 변호사, K-startup Law, APC 대표변호사)

영주권 취득에 문제가 되는 각종 범죄기록

특정 범죄기록들이 있는 경우 미시민권자가 아닌 분들은 미국 입국이 불허될 수 있다.  이 경우 영주권자라도 미국을 출국시 재입국이 허용되지 않을 수 있다.  특정 범죄기록으로 인해 미국 재입국이 허용되지 않는 외국인의 경우 현재 미국에서의 영주권 취득도 불허 될 수 있다.  

재입국이 불허되는 범죄들중에 3가지 종류가 중요하다.  부도덕성 범죄 (crimes of moral turpitude), 마약관련 범죄 (controlled substances offenses) 와 총 5년형량 이상의 복수 유죄판결 (multiple criminal convictions with sentences totaling 5 years or more)을 들수 있다. 

특정한 범죄로 기소가 되는 경우 유죄판결이 영주권 취득을 불가능하게 할 수 있음으로 이 경우는 유죄나 no contest plea 가 나오지 않게 해야하며 최대한 검사 (prosecutor) 와 다른 범죄종류 (different penal code) 로 형사재판을 진행하도록 plea bargaining 을 해야할 수 있다.   

미국이민법 INA section 212 가 미국의 입국 불허 (inadmissibility) 에 대해 규정하고 있다.  입국불허란 미국이민국에서 주어주는 각종 이민혜택에 자격이 되지 않는다는 것을 뜻한다.  예를 들어 미국을 출국한 후 재입국이 허용되지 않거나, 미국시민자가 될 수 없거나 또는 영주권을 신청할 수 없게 되는 경우들이 있다.  

Inadmissible Crime 중에 대표적인 것이 부도덕성 범죄이다.  이민법 자체가 부도덕성 범죄를 규정하고 있지는 않다.  미국의 각 주들과 미 연방법원이 규정을 한다.  부도덕성 범죄의 예로는 방화, 무기를 동원한 폭력, 강도, 위조, 절도, 납치, 살인, 금지약물의 판매를 위한 소지, 성폭력, 배우자 폭행, 반복되는 음주운전 중범 (felony) 등을 들 수 있다.  이런 부도덕성 범죄로 유죄판결을 받는 경우 입국불허에 해당이 된다.  그러나 입국불허에 해당되지 않는 예외의 경우가 있는데 Petty Offense 의 경우이다.  즉 여러 번이 아닌 단 한번의 유죄판결, 최대형량이 1년을 넘지않는 경우 그리고 실제 형량이 6개월이나 미만인 경우이다.  이 경우 한번의 부도덕성 범죄가 입국불허로 이어지지 않을 수 있다.  또 18세 미만의 미성년자의 경우 해당이 되지 않을 수 있다.

Inadmissible Crime 의 두번째 경우가 마약 범죄이다.  연방법이나 주 drug crime 에 유죄판결을 받는 경우 입국불허에 해당 될 수 있다.  예를 들어 마약제조, 운반, 판매, 판매를 위한 소지의 경우이다.  마약범죄의 경우 매우 엄격하게 규제를 해서 petty offense exception 이나 미성년자의 예외가 없다.  

Inadmissible Crime 의 또 다른 예는 여러번의 유죄판결이다.  2번 이상의 유죄판결과 전체 형량이 5년 이상인 경우이다.  INA 212(a)(2)(B)

입국불허와 별개로 범죄기록이 미국에서의 추방을 야기할수도 있는데 Aggravated Felonies (가중 중죄) 의 경우가 이에 해당된다.  미 연방법 8 U.S.C. sec. 1101(a)(43)  이 Aggravated Felonies 를 규정한다.  예를 들어 만달러이상의 돈세탁, 무기나 폭파물 운반, 1년이상의 폭력범죄, 미성년자 성범죄, 1년이상 형량의 도박, 매춘업, 만달러 이상의 탈세 등이 있다.  

마약 범죄 역시 추방으로 이어질 수 있는데 이민법 INA sec. 237 에 의거 30그램이하의 마리화나 소지를 제외한 대부분의 마약범죄는 추방으로 이어질 수 있다.  심지어는 유죄판결 없이도 마약남용이나 중독의 경우 추방이 될수 있다. 8 U.S.C. sec. 1127(a)(2)(A)(ii)  

미국을 입국한후 5년안에 실제 복역한 형량과 상관없이 기소가 최대 형량1년이상의 부도덕성 범죄의 유죄판결이 있는 경우도 추방에 해당될수 있다.   무기소지나 가정폭력 (domestic violence, child abuse, child neglect, violation of protective order) 도 해당이 될수있다.  물론 범죄기록 유무와 관계없이도 추방이 될수있다.  추방후에는 case 에 따라 미국을 합법적으로 재입국하기 위해 5년이나 10년을 기다려야 한다.  두번째 추방후에는 20년을 기다려야한다.  Aggravated Felonies 가중중범으로 추방된 경우 미국 재입국이 거의 금지가 된다.  8 U.S.C. sec. 1182(a)(6)(B)

입국불허와 추방에 해당되는 범죄조건이 다를수 있다.  형법적인 문제가 발생하는 경우 형사법뿐만이 아니라 시민권자가 아닌 경우 이민법측면도 반드시 염두해야한다.  

(김덕균 변호사, Law Office of Dok Kim 대표변호사)